特許請求の範囲　補正の適法性（第２回）

　では、請求項に記載された特定事項の削除はどうでしょうか。要するに、請求項に係る発明を上位概念化する補正です。前提として、補正後の上位概念化された発明は、当初明細書等に明示的な記載や示唆はないものとします。この補正は、経験的には認められないことが多い印象を受けます。しかし、このような補正でも、課題解決に実質的に寄与しない発明特定事項の削除（換言すれば補正後の発明でも課題を解決できると当業者が当然に認識でき、当該補正が発明の技術上の意義に何ら変更をもたらさない）であれば認められる余地があります。特許・実用新案新案審査基準（審査基準）にも、上位概念化する補正が許容される例が記載されています。

　今度は、明細書に明示的な記載ないし示唆の無い事項を請求項に組み込む補正であって、請求項に組み込む事項が技術常識の範疇でない場合はどうでしょうか。このような補正が許される典型的な例として、いわゆる「除くクレーム」形式の補正が挙げられます。除くクレームとする補正について、請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正は許容されることが審査基準に明記されています。

　審査基準は新規性等が否定されるおそれがあるという限られた状況で、かつ先行技術等との重なりのみを除く補正であれば許容されると記載しています。しかし現実には、わりと広く除くクレームが認められる印象を受けます。例えば、先行技術文献に実施形態Ａが記載され、新規性ではなく進歩性欠如の拒絶理由のみが本願に通知された場合、先行技術文献に記載され、本願明細書等に一切記載のない実施形態Ａについて、請求項において例えば、「実施形態Ａを除く」、「実施形態Ａではない」などと特定する補正が許容されることが、比較的多いと思います。重なり「のみ」が除かれているか否かの判断も比較的穏やかに運用しているように思います。新規事項該当性は、「新たな技術的事項の導入に当たるか否か」、「第三者に不測の不利益を与えるか否か」が判断指針になりますので、これらに照らして、除くクレームの新規事項該当性を厳格には運用していないのかもしれません。

（第３回につづく）